Ao apreciar pedido de antecipação de tutela, nem o juiz nem o tribunal estadual podem negar proteção a uma marca, patente ou desenho registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com base apenas em alegação de invalidade de registro, não declarada pela Justiça Federal. 

A conclusão é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entendendo que devem ser considerados válidos os registros emitidos pelo órgão, até decisão judicial em contrário. 

A questão teve início quando uma empresa de materiais eletrônicos do Paraná entrou na Justiça com ação de abstenção de uso de desenho industrial e marca cumulada com pedido de indenização contra outra empresa, que estaria comercializando produtos que conteriam imitações de marca e desenho desenvolvidos por ela. 

Os objetos de imitação seriam o desenho industrial de chaveiro contendo alarme antifurto para automóveis e uma marca desenhada em peças com letras e números. Foi requerida antecipação de tutela. 

O juiz deferiu a liminar, determinando a imediata suspensão da comercialização de tais bens, sob pena de multa diária, e ainda busca e apreensão das peças, moldes e demais implementos necessários à sua produção, nas dependências da ré – a qual recorreu, com agravo de instrumento, para o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). 

Enormes prejuízos

Em sua defesa, sustentou que e a Lei 9.279/96 prevê quatro formas de proteção à propriedade intelectual: patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca. Argumentou que, apesar de o deferimento de registros de patentes de invenção e de modelos de utilidade, por sua importância econômica e suas peculiaridades técnicas, ser precedido de minucioso estudo preliminar pelo INPI, o registro de desenho industrial não carece de tamanha formalidade. 

Segundo o advogado, tal registro estaria, portanto, passível de oposição de terceiros pela via judicial, tanto em ação de nulidade quanto em matéria de defesa em processos judiciais em que se discute contrafação. Para a defesa, não haveria nem originalidade, nem novidade no desenho registrado, atributos indispensáveis de um desenho industrial registrável. 

Quanto à marca, alegou que a combinação de letras e números discutida seria mera referência, diferente de marcas. Sustentou, por fim, que, na dúvida quanto à possibilidade de proteção à marca e ao desenho discutidos, seria impossível a concessão da tutela, que poderia trazer enormes prejuízos ao seu comércio. 

O TJPR deu provimento ao agravo para revogar a antecipação de tutela, entendendo que, se há dúvidas e são necessárias provas de que o desenho é original ou de natureza técnica, a alegada titularidade exclusiva fica comprometida. Inconformada, a empresa que detém o registro recorreu ao STJ. 

Violação de lei 

A Terceira Turma deu provimento ao recurso, entendendo que, sem a discussão administrativa, ou judicial perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa, os registros emitidos pelo órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito. 

“Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma”, afirmou a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso. 

“Ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o TJPR violou a regra do artigo 57 da LPI (Lei da Propriedade Industrial)”, acrescentou. 

A ministra observou, ainda, que tais considerações não inviabilizam o exercício de eventual direito do réu de utilizar o produto alegadamente copiado, caso seu registro seja nulo, bastando que proponha, perante a Justiça Federal, a competente ação de nulidade, requerendo, conforme o caso, antecipação dos efeitos da tutela. 

“Assim, seu comportamento seria lícito na origem e protegido por uma tutela de urgência emanada da autoridade competente”, ressaltou. 

Ordem invertida 

Segundo a relatora, a ré inverteu o caso: em vez de obter prévia proteção, investiu no suposto ilícito, já que contrário ao registro do INPI, criando um fato consumado. Tal atitude, para a ministra, transferiu ao titular do registro do desenho industrial todo o peso de requerer uma antecipação de tutela, tendo ele – supostamente a vítima da contrafação – de comprovar a verossimilhança de seu direito, a intensidade de seu prejuízo e assim por diante. 

Ao dar provimento ao recurso, a ministra assinalou que, ao comercializar o produto registrado por outro, sem prévia autorização judicial, é perfeitamente possível que o suposto contrafator desenvolva clientela e tenha, na alegada contrafação, parcela considerável de sua receita de vendas. “O juiz não pode se impressionar por esse fato, sob pena de ficar com as mãos amarradas para a repressão de um ilícito”, acrescentou. 

Para a ministra, a alegação de que a suspensão da comercialização do bem impactaria demasiadamente a receita da empresa recorrida apenas demonstra o tamanho do risco de irreversibilidade fática, caso se mantenha a violação do direito do titular dos desenhos industriais. 

“Autorizar que o produto seja comercializado e apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafeitor, implica reverter a ordem das coisas”, concluiu Nancy Andrighi.

Fonte: Superior Tribunal de Justiça – STJ (19.04.12)